学校专利申请 中美大对比 高校专利申请前评估该如何做

栏目:军事 2021-09-18 20:07:29
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大学专利指南

专利申请前评估是国际高水平大学的普遍做法,但对国内大部分高校来说还是新鲜事物。此前,我国已经开展了大量的专利价值评估研究,主要针对已经获得专利保护的技术。主要评价维度包括专利的技术价值、法律价值和经济价值,研究重点主要是专利价值评价的指标体系和方法。但对于国外专利申请前评价的评价指标和方法,以及专利申请前评价对后续技术转移过程的深远影响,缺乏系统的梳理和研究。

2020年2月,《教育部、国家知识产权局、科技部关于提高专利质量促进高校转化应用的若干意见》将“专利申请前评估”部署为重点任务之一。同时,还将专利申请前评估结果作为是否申请专利的依据,明确了专利产权的归属和成本分担,标志着我国高校知识产权工作定位发生了根本性转变。

申请前评估可以减少无效申请和低质量专利的数量,从而聚集更多的人和财产等资源支持高质量专利的培育和转化。本文旨在总结美国大学技术转移办公室专利申请前评估的经验,比较我国专利价值评估的研究与实践,为我国高校专利申请前评估提供有益参考。

中美专利评估的差异

1.1美国大学发明评价

1.1.1评估的主要目的:专利许可。在美国,大学和科研机构持有的专利大多以许可模式与企业或投资机构合作,被许可方只有专利使用权。1980年,美国颁布《拜赫-多尔法案》,通过赋予发明所有权,为激发大学技术转移活力提供法律保障,大力推进大学专利许可。

许多美国大学设立了专门的技术转让机构,称为技术许可办公室。OTL起源于1970年的斯坦福大学,现已发展成为美国大学技术转移和知识产权管理的标准模式。OTL的主要工作是专利营销。一般来说,专利许可包括期权许可和执行许可。

通常期权许可给被许可方3 ~ 6个月的考虑时间,在此期间大学不会与其他机构签订许可协议,但被许可方需要支付期权许可费、专利申请和维护费等。审议时间可根据具体情况适当延长。每延期一次,就要再交一次费用,通常是不退的。执行许可是指双方签署正式的许可协议。

在美国,发明专利费用极其昂贵。美国科研机构对TTO的一项调查发现,科研机构平均将0.6%的科研经费用于技术转移,其中45%用于专利申请和维护,55%用于办公室日常运营。因此,TTO在高校对专利申请持谨慎态度。通常,企业愿意在大学申请专利之前接受专利许可。

而且就算你申请了专利,也不代表高校对这项发明充满信心。TTO在高校中往往从申请临时专利开始就积极寻求转化这种技术的方法。如果该技术在临时专利有效期内未引起需求方的兴趣,TTO将重新评估该技术的商业前景,不得再申请非临时专利。

1.1.2评价指标:市场价值和技术价值。在美国大学,申请专利前,技术转让办公室指定技术经理或技术授权专家对发明进行评估,关键环节是构建科学有效的评估标准和评估方法体系。关于专利前评估的关键要素,最早的记载可以追溯到1970年俄勒冈大学创新中心,该中心开发了一套包含33个要素的发明商业潜力评估体系。此后,各大学也发展了自己的发明评价理念或内容。

美国大学发明评价标准一览表

可以看出,在决定是否对发明进行专利保护评价的过程中,研究水平、专利资助状况、学校政策、过去的经验以及与行业的关系都是不同的,导致他们的决策风格差异很大。但是,高校的专利前评估往往呈现出一个共同的特点,即技术管理者往往考虑发明的技术独特性和市场应用前景,尤其是市场应用前景。

专利申请前评估的最大价值在于识别具有商业前景的潜在技术并促进其商业化。同时,基于评价反馈,还可以实现两个目标:一是引导发明人像企业家一样思考,在研发过程中关注生产实践和市场需求;二是明确当前技术的研发阶段和与市场的距离,引导尚未成熟或尚待完善的技术进一步发展、成熟和再商业化。

专利申请前评估维度示意图

1.2中国大学专利评估

1.2.1评估的主要目的:固定价格投资。专利申请前评估在我国尚未广泛开展,但相关政策对技术成果转化前评估作出了规定。财政部2019年3月发布的《关于修改的决定》规定,研究开发机构和国家设立的高等学校...可以转让、许可或者向国有独资企业投资科技成果,不得进行资产评估;对于非国有独资企业,由单位自主决定是否进行资产评估。

但是,科技成果投资不同于转让和许可。《中华人民共和国公司法》第二十七条规定:“以非货币财产作为出资的,应当评估核实,不得高估或者低估。法律、行政法规对评估、定价有规定的,从其规定。”。根据《中华人民共和国立法法》第八十八条,法律的效力高于行政法规、地方性法规。财政部令作为部门规章,适用《中华人民共和国公司法》。

可以理解为,科技成果的转让和许可可以按照财政部的顺序进行,无需进行资产评估或由单位自主决定是否进行资产评估;但是,科技成果投资应当按照《中华人民共和国公司法》进行评估。实践中,我国目前的专利评估主要是出于技术投入的需要。

1.2.2评价指标:专利技术价值、法律价值和经济价值。国内的研究主要集中在对受专利保护的专利价值的评估上。在专利价值的内涵上,专利价值可以分为狭义和广义。狭义的专利价值只是经济意义上的,它表现的是专利在市场环境中给其所有者或使用者带来的预期利益。

专利价值广义上,国家知识产权局专利管理司和中国技术交易所编制的《专利价值分析指标体系操作手册》将专利价值分为法律价值、技术价值和经济价值,对行业产生了广泛影响。后续学者的研究虽然广泛运用了三维或以上的专利价值内涵,但大多在专利价值内涵下包含技术、法律和市场三个维度,其他维度仅存在差异。

首先,专利具有技术价值,这源于专利技术的固有属性,包括新颖性、创造性和实用性;其次,法律赋予专利权人在专利有效期内的专有权益产生法律价值;最后,专利的技术价值和法律价值在专利商业化、产业化、市场化过程中所带来的预期收益就是其经济价值。总的来说,专利的技术价值是根本基础,法律价值是前提保障,经济价值是最终目标,二者相辅相成,共同构成专利价值。

在专利价值评估的指标体系和操作方法上,有绝对量化和相对量化两种思路。

专利价值评估理念的比较

绝对定量评价方法可分为两类:一是以《专利价值分析指标体系操作手册》为代表的“专家打分制”专利价值评价方法,将专利价值分析指标分为法律价值、技术价值、经济价值三个二级指标和若干三级指标,明确了各自的权重。最终值为各指标的加权和,评价结果为专利价值得分。二是评估专利无形资产的经济方法。评估无形资产的方法主要有三种,即重置成本法、市场比较法和收益现值法。

相对定量的评估方法主要是对成果的技术成熟度和技术水平进行分级评估,是在美国国防部和美国国航空航天局提出的“技术准备水平”的基础上发展起来的。鞠建国教授介绍到中国。在他团队研究的基础上,2009年发布了《科技研究项目评估通则》,主要应用于科技成果评估。此后,青岛进一步探索国家开展科技成果评价试点工作,制定了以技术成熟度、创新性、先进性三个指标为核心的标准化科技成果评价体系,并采用工作分解结构对技术进行分解评价,确定各指标的排序。这是一种相对定量的层次评价方法,目前在国内被广泛接受。

专利申请前评估的深远影响

每年,美国大学技术经理协会都会邀请科研机构参与对美国许可活动的调查。中国国家知识产权局每年还公布上一年度的统计年报和专利调查报告。

2017年,国家启动科技成果转化申报制度,在《中国科技成果转化年度报告》中公布上一年度高校、科研院所科技成果转化情况。本文从上述报告中选取了部分能够获得公开数据的反映近三年专利产出和申请情况的数据进行对比分析。

美国专利产出和应用表

中国高校专利产出与应用表

对比以上两张表,我们可以发现中美两国在专利的许可和实施上存在巨大差异。美国授权的专利数量略高于授权的专利数量,这意味着总体来说,所有授权的专利都是被授权的,这包括各种形式的实施和应用,包括独家许可、独家许可和普通许可,以及成立创业公司和衍生新产品。

但由于国内高校早期科研考核机制定位问题,部分高校科研人员申请专利主要是为了满足科研绩效考核,扩大学术影响力。他们把专利当成类似的学术论文,写出来就申请,导致近年来大学专利爆炸式增长。但总体专利产出高、申请量低,呈现出“重数量轻质量”、“重申请轻实施”等问题。除专利实施率略高于10%外,专利产业化率和许可、

中美高校专利产出与申请量巨大差异的核心问题在于是否进行专利申请前评估。美国大学发明家向TTO技术经理披露发明后,通常由TTO评估后决定是否申请专利,因此专利申请数量会比披露的发明数量少很多。专利申请前的发明评价的核心灵魂是技术的商业可行性,专利只有在具有商业价值时才申请,在评价过程中积极寻找潜在被许可人。因此,国外大学授予的专利数量甚至略高于授予的专利数量。

从利用高校专利技术创建新公司来看,国外新创建公司的数量比国内高6倍左右。美国TTO大学的最终目标是将资源投入商业高潜力项目。TTO同意,不应该仅仅因为一项发明有望获得专利就允许其提交专利申请进入商业化渠道,这也被认为是TTO一所大学是否成熟的重要标志。相比之下,在涵盖专利导航与布局、专利申请与维护、专利转化与申请的知识产权全流程管理体系中,国内高校一个非常重要的缺失环节就是专利申请前评估,这是筛选可专利、可转化发明的核心环节。

由于缺乏这一关键环节,国内高校的专利申请和授权数量远高于美国高校,但能够转化和申请的专利却很少。《教育部、国家知识产权局、科技部关于提高专利质量促进高校转化应用的若干意见》明确提出“建立专利申请前评估制度”,这对于提高专利质量、促进转化应用无疑具有重要意义,也是明确产权归属和成本分担的重要前提,从而激发研究人员的活力。

美国大学发明评估对国内高校专利申请前评估的启示

借鉴美国经验,国内专利申请前评估应建立科学有效的评估标准和流程规范。专业评估师或者技术管理人员应当根据发明公开原始材料,在技术验证、市场调查和专家咨询的基础上,从市场和技术两个维度对发明进行评估,根据评估结果得出是否申请专利的结论。

3.1评估标准

高校专利申请前评估需要考虑评估的目标、原则、规范、支点、时间点、时效性、指标、方法、结果和效果。作者提出了专利申请前评估的十个标准。

专利前评估的十项标准

3.2评估标准

在高校专利申请前评估中,专业评估师或技术管理人员需要对大量发明进行评估,所需的评估工具应具有通用性,可广泛应用于各专业技术领域的发明评估。通过评估,筛选出少数具有技术优势和市场前景的发明进行专利申请。

因此,专利申请前的评价指标不仅要全面覆盖发明的技术和市场情况,还要快速提炼和展示发明的核心信息,便于后期专利技术的推广应用。那么,专利申请前评估指标的设计应该是反映发明状况的“最小关键指标”,不应该太冗长,过于专注细节。在获得专利授权并确定潜在申请方后,可以进行全面详细的技术尽职调查,以补充必要的细节。

市场维度。首先,一项技术的集成程度和复杂程度直接关系到转化的难度。因此,判断一项发明的市场前景,首先要考虑该技术的工艺实现程度。过程实现程度是指一种技术的集成和转化程度。这个指标可以从“技术集成”和“可转换性”的角度来评价。

其次,一项技术能否在市场上成功推广,与市场上已经存在的同类技术的市场份额密切相关。因此,专利申请前的评估需要考虑发明的市场推广程度。市场推广是指同一技术在市场上的竞争和市场准入状况。技术竞争和市场准入可以根据现有同类技术的市场调查资料和国家或行业的准入文件确定。

第三,技术本身是否成熟、创新、先进与其市场前景有关,但不是技术成功进入市场的充分条件。还要考虑产品成型后技术满足市场应用需求的程度,即市场适用性。市场适用性是指一项技术在行业中的广泛应用范围和契合度。该指标可从行业技术成果的“应用广度”和“应用契合度”两个角度进行评价。

技术尺寸。技术维度可以选择国内广泛使用的评价体系,以技术成熟度、技术创新和技术进步三个指标为核心进行评价。技术成熟度是指以技术为生产服务作为技术成熟的标志为前提,对技术成果进行评价的发展阶段。技术创新是指一项技术不同于其他技术的新颖性。技术进步是指一项技术的应用所产生的功能或效果的水平。

3.2.3其他除了评估市场维度和技术维度,专利申请前的评估还可以包括但不限于接收条件要求、预期投入产出等。

评价。比如根据委托方的陈述,可以对生产团队、工业设备、改造场地等方面的要求进行评估;预期投入产出可以评价预期投入量、资金使用方向、产出周期、预期经济效益和社会效益等。

3.3评估参与者

专利申请前评估的主要参与者包括委托人、专业评估人员或技术管理人员、咨询专家等。其中,委托方主要负责在专业评估人员或技术管理人员的指导下,为专利前期评估提供所需的技术和市场原材料。专业评估师或技术经理主要负责:

一是根据专利申请前评估的标准、规定和方法,指导委托方提供符合标准和成果转化基本规律的原始评估材料;其次,根据客户提供的材料,借助专家意见,对发明相关指标进行评估;第三,完成专利申请前的评估报告。咨询专家主要负责专利前评估全过程的专业指导和审核,并完成专利前评估专家意见。

特别需要注意的是,技术维度评价的主体是专业评估师或技术经理,关键问题咨询技术专家,咨询专家可以是1 ~ 2名;技术维度评价的主体是咨询专家,专业评估师或技术经理掌握评价流程和规范,至少需要3名咨询专家。

3.4市场维度与技术维度评价差异比较

专利申请前评估的核心是市场维度和技术维度的评估,两者在动态客观评估、评估主体等方面存在较大差异。技术价值评估以评估基准日为评估时点,从技术本身的成熟度、创新程度、先进程度等指标进行评估,可以制定更加客观的评估标准和规范,可以称为“技术价值评估”。

市值需要考虑的因素很多,不确定性很大,并且随着时间的推移不断变化。因此,市场价值可以通过将当前评估与合理预期相结合来评估,这就是所谓的“市场价值评估”。

技术价值评估与市场价值评估的差异比较

总结与思考

从中美高校在发明和专利评价方面的差异出发,以提高专利质量、促进转化应用为目标,通过对比中美高校专利授权和转化数据,分析了专利申请前评价的意义和必要性。在此基础上,借鉴美国高水平大学的经验,以市场和技术为两个支点,提出将市场和技术的评价嵌入到我国高校专利申请前的评价中,并提出具体的评价标准、评价标准和参与者,为高校技术转移和知识产权管理运营部门提供参考。

在实际工作中,并不是每一项成绩都要经过所有的评价环节。专利申请前评估主要针对具有市场前景的应用技术研究成果。对于相对偏向基础研究的科研成果,只能进行技术维度价值评估,待其进一步成熟并进行应用研究后,再进行市场维度评估。

国内专利的申请前评估还处于探索阶段,国内部分高校已经开始先行先试。如清华大学建立了集专利申请前评估、概念验证项目评估、成果转化前评估、成果经济价值评估于一体的“4W评估体系”;北京交通大学制定了专利申请前评估方案,针对不同的横向项目和纵向项目,对应不同的评估牵头部门和评估重点,开展专利申请前评估;北航空航空航天大学明确了责任部门、实施模式、商业秘密保护等。

然而,专利申请前评估的成熟和完善还需要学术界进一步研究、探讨和实践。高校技术转移和知识产权管理运营部门要结合实际需要,制定科学的评价指标和评价方法,并在评价实践中不断验证和修订;培训专业评估师或技术管理人员,指导其掌握评价标准和方法,指导其在评价过程中遵守职业道德,遵循规范的操作程序,认真得出评价结论。

尽管如此,我们应该意识到,专利前评估的探索是一条无限接近真理的道路,在这个过程中不可避免地会产生过程或结果的争议。即使在美国,TTO大学也认为发明评价是技术转移过程中最昂贵的决策,它并不完美。因此,高校技术转移和知识产权管理运营部门应正视这一点,不断完善评价理念、评价指标、评价方法和评价流程。

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