商标抢注的认定及其法律规制

前言

2020年初，一场突如其来的疫情席卷中国。在全国上下合力抗疫的关键时期，一些企业和个人申请注册与防疫相关的商标，如火神山、雷神山、李文亮等，引起社会关注，商标抢注问题再次进入人们的视线。随着中国特色社会主义市场经济的快速发展和改革开放的进一步深化，在“大众创业、万众创新”的大背景下，在市场主体对注册商标的需求增加空之前，以商标为代表的企业商誉和经济价值日益凸显。在逐利心理的驱使下，抢注行为愈演愈烈。以靠近知名品牌为目的的恶意商标申请时有发生，以转让注册商标牟利而非实际使用为目的的商标囤积注册大量出现。这些恶意抢注行为不仅直接损害了商标在先用户的经济利益，也严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序，破坏了营商环境，应尽快遏制。但在司法实践中，可用于规范商标抢注的法律依据和惩戒措施相对有限，这也使得恶意抢注屡禁不止。笔者认为有必要对商标抢注的性质进行界定，明确需要规范的抢注行为是“恶意抢注”，并结合商标恶意抢注的现状，梳理我国目前与“商标恶意抢注”相关的法律法规，力求对完善“商标恶意抢注”的认定标准提出建议。

值得注意的是，2019年11月1日起施行的新修订《商标法》在第四条第一款中增加了“对不可使用的恶意商标的注册申请，应当予以驳回”；第六十八条第四款规定“警告、罚款等行政处罚。应当根据情况给予”是补充。其亮点在于从源头上遏制了无商标使用目的的恶意商标注册，强化了行政处罚。但第四条第一款规定，申请商标注册应当符合“不为使用”和主观“恶意”的双重要求，旨在规范不为使用的大规模商标注册和商标囤积行为，“恶意”的界定标准并不明确。在实践中，虽然也有注册商标闲置的情况，但与较早使用的商标相同或相似的商标先注册，实际用于商业经营，意图依附较早使用商业商标的其他人的商誉的情况很多。因此，该规定在一定程度上可以对商标恶意抢注行为进行规制，但由于受规制对象和适用条件的限制，仍缺乏精准性和针对性。第六十八条第四款仅规定对恶意申请商标注册的，可以给予警告、罚款等行政处罚，但对如何处罚、如何处罚没有详细规定。

侵权救济阶段，抢注者以其预注册商标对抢注者的商标使用行为提起商标侵权诉讼，法院通常以其存在恶意抢注为前提驳回其诉讼请求。如优衣库案、歌力思案，法院认定原告商标注册行为主观、恶意，违反诚实信用原则，驳回其诉讼请求。但由于商标侵权诉讼的局限性和司法审判的原则，法院通常只承认商标侵权事实，对原告的诉讼请求作出回应。除了驳回恶意抢注者的诉讼请求外，不存在判定商标恶意抢注应赔偿抢注者商誉损失和律师费支出等法律责任。修订后的《商标法》在赔偿责任和惩罚性措施方面仍未做出突破性规定。

三

抢占“他人已经使用并具有一定影响力”的商标的标准

如前所述，实践中，恶意抢注商标主要是《商标法》第三十二条和第四十四条第一款认定的。此外，最高人民法院《关于审理商标授权确认行政案件若干问题的意见》和商标局、商标评审委员会颁布的《商标审判标准》都直接或间接涉及到这一问题，但上述法律法规仍有模糊不清、不完整的规定，直接导致司法裁判不一致。因此，笔者认为有必要明确商标抢注的认定标准。

《商标法》第三十二条前半部分是对他人在先权利的保护，后半部分是对他人使用的具有一定影响力的商标的保护。鉴于对他人在先权利的保护可以通过《侵权责任法》、《专利法》和《著作权法》的相关规定来解决，本文主要针对他人已经使用并具有一定影响的商标进行预注册。《商标授权确认意见》第二十三条在《商标法》第三十二条的基础上列举了如何判断恶意抢注的条件:一是以前使用过的商标已经产生了一定的影响；第二，当商标申请人知道该商标已被他人使用并满足这两个条件时，可以推定商标申请人以不正当手段抢先注册了他人的商标。根据这两个规定，在认定是否构成恶意抢注时需要判断三个因素，即什么是“在先使用”、“具有一定影响”、“知道或者应当知道”，而这三个判断因素在认定恶意抢注时都是不可或缺的。同时，应当将抢注者主观恶意的认定放在核心位置，弱化“具有一定影响力”条件的认定，将知名度、特定关系等条件视为推定抢注他人在先使用标识的主观恶意的综合因素。

“先前使用”的标识

商标只有在商业活动中使用，才能受到法律的保护，商标的实际使用是其得到相应保护的必要条件。因此，是否属于“他人使用过”的主要判断点是他人是否存在商标使用行为。《商标法》第四十八条规定，法律层面的“使用”需要满足两点:一是在商业活动中使用商标，包括但不限于在商品、商品包装和容器、商品交易文件中使用商标，或者在广告、展览等中使用商标。；二是使用需要达到识别商品来源的目的。因此，“他人使用过”是指在生产经营活动中，他人实际使用能够区分商品来源的标志的行为。毫无疑问，他人主动使用未注册商标属于商标法范围内的“已使用”。“被动使用”也属于商标使用吗？

在实践中，“被动使用”通常表现为，网络抢注者的商业标识被媒体、同行、消费者等相关公众缩写或替换为另一名称后，由于新闻报道和宣传以及相关公众的口碑，该缩写或替换名称具有较高的美誉度。在这种情况下，如果抢注者在相同或类似商品上申请注册昵称，是否构成恶意抢注？学术界和司法实践中存在争议。有学者认为，媒体和公众使用未注册商业标识的昵称或姓氏，并不违反网络抢注者明示或推断的意思，往往伴随着网络抢注者积极主动地使用商业标识，相互促进、相互影响。当被动使用和主动使用的商业标识指向同一产品或服务，且不能完全排除抢注者对昵称或代理的商业使用目的和行为时，应认定其符合“已使用”的认定标准。有学者认为，“被动使用”不符合商标的本质属性，也是对《商标法》规定的商标使用概念的曲解。笔者赞同后一种观点，认为商标的价值在于使用，商标法鼓励商标所有人通过使用商标获得识别商品来源的功能。商标法不鼓励相关人通过商标被动使用“不劳而获”。无论是从商标权的产权属性、私权属性还是从商标法的整个体系来看，商标的被动使用都不应被视为有效使用。商标的“被动使用”不符合商标权作为财产权应有主动行使和被动静态权力的要求。如果“被动使用”也被视为商标法意义上的使用，则意味着无论商标所有人是否同意，他都必须接受公众安排的商标昵称。由公众支配的商标明显不符合商标权作为私权的本质属性。同时，从商标法的制度分析来看，商标的“被动使用”与现有的三年不使用撤销制度相冲突，使得权利人可以通过商标被动使用的方式轻松规避上述制度价值的实现。虽然将“被动使用”认定为有效使用可以在小范围内实现正义，但却违背了商标权的本质属性，造成了商标法体系的混乱。因此，商标的有效使用必须有商标所有人意志的积极参与，单一的被动使用不能构成《商标法》第三十二条所要求的商标使用。

“具有一定影响”的认定

判断是否构成恶意抢注的另一个主要因素是抢注商标应当是他人使用后具有“一定影响力”的商标。判断“具有一定影响力”不仅是判断其是否构成恶意抢注的重要条件，也是判断注册人是否“知道或者应当知道”的非常重要的参考标准。

“具有一定影响力的商标”是指相关公众在一定区域内知晓的商标，即未注册商标通过商标使用获得一定影响力。笔者认为，“具有一定影响力”作为一个相对的概念，不应过于苛求或绝对化，而应更宽泛、更灵活地把握，否则该条款将难以起到制止恶意抢注的作用。在判断商标恶意抢注时，“具有一定影响力”的认定标准应低于对驰名商标的要求，即只要求领域内相关公众在一定地理范围或相关行业内知晓，不要求知识的普遍性；但应高于行使先用抗辩权的要求。《商标法》第五十九条是保留在先用户的使用权，旨在保护在先用户在原范围内获得的商誉，而禁止恶意抢注是限制他人注册商标，因此必须具有较高程度的影响范围。需要注意的是，相关公众知道的一定是商标，而不是商标作为商号、版权等非商标使用的影响。因为只有作为商标使用的标志，才能发挥其识别来源的作用，在市场上建立商标与经营者之间的稳定联系，使商标因其识别度而在市场上具有一定的影响力，从而可能发生恶意抢注造成混淆和误认的可能性。因此，商标使用的影响将受到禁止恶意抢注的保护，而非商标使用的影响可以受到商标法中在先权利保护条款的保护。

对“具有一定影响力”的判断，要通过某一地区的市场份额、销量、持续使用时间、广告量、消费者的认知状况等进行综合判断。如果有些商标使用时间较短，但用户做了大量宣传，销量较大，此时仍可认为具有一定影响力。又如，随着国内外商业往来的密切，商标的使用会有一定的知名度和影响力。当事人提供的证据能够证明该商标为我国相关公众所知悉的，可以作为证明商标使用对我国相关公众产生影响的证据，也可以作为“影响”的判断标准。再比如，在互联网高速发展的今天，像“微信”这样的新媒体产品的受众是无法估计的，对新兴产品对新媒体平台“影响力”的判断要结合新兴产品的特点。因此，不宜对“具有一定影响”设定过于统一和客观的标准，而应综合各种因素对个案进行判断，从而可以推定主观上的“知道或应当知道”。

“恶意”的认定

对于以前使用过的具有一定影响力的商标，如果想封杀他人的商标注册，还必须满足申请人使用了不正当手段。“知道或者明知”在先商标的主观状态是采用“不正当手段”的前提。商标“恶意抢注”中的“恶意”主要是指以不正当竞争为目的的注册，明知或者明知某商标以前被他人使用过并产生了一定影响。抢注者主观上是否知道或者应该知道，属于行为人的内心状态，所以我们很难深入到行为人的内心状态去看他是否是恶意的，但是可以通过客观事实和行为人的外在行为来推定他的主观心理状态。笔者认为在先商标的受欢迎程度和独创性、抢注者的地理位置、所从事的行业、注册商标后的行为等诸多因素都可以作为判断抢注者在申请时是否知道或应当知道的因素。判断是否“知道或者应当知道”，首先可以判断商标是否具有较强的独创性和显著性。在先商标的独创性越高，其他人创造相同商标的可能性就越低。如果在先商标原创性高、显著性强，可以直接推定抢注者“应当知道”该商标存在。如果在先商标没有很强的意义，可以判断抢注者与商标在先用户之间是否存在特定关系，如抢注者与在先用户之间是否存在对等关系，是否有合作经历或业务往来，抢注者是否属于一定范围内的知情人等。如果确定抢注者与在先用户之间存在特定关系，则可以直接判断抢注者“知道”该商标。如果无法作出判断，可以结合商标的受欢迎程度以及双方在使用商标时是否存在重叠的情况进行判断。一般来说，以前使用过的商标知名度越高，申请人以后知道该商标的可能性就越大。以前使用过的商标虽然有一定的影响力，但其影响范围不如驰名商标广泛，一般局限于某些领域。如果双方商标使用区域不同甚至相距甚远，申请人后来知道的概率会大大降低。根据前述判断依据无法作出具体判断的，可以通过抢注者注册商标后的使用行为予以证明。如果抢注者在未使用的情况下注册了多个商标，或者注册后通过收取高额许可费、起诉要求赔偿等不正当手段获利，可以直接认定抢注者主观上“知道或者应当知道”该商标已被他人使用。

结论

商标恶意注册已成为当前严重侵犯商标权的行为，关注和规范商标恶意注册已成为商标权保护的重要方面。我们有必要进一步完善商标确认制度，统一恶意抢注的认定标准，强化商标使用义务，促进商标有效使用，回归商标本质属性，从源头遏制抢注和大规模囤积商标行为，严惩严重失信者，不断优化营商环境和创新环境。

张:《论国外恶意注册驰名商标的问题与对策》，《法制与社会》2010年第9期。

田晓玲、张玉敏:《商标注册的法律性质与司法治理》，载《知识产权》2018年第1期，第29页。

曹科:《商标注册及其规制程序》，载《人民司法》2011年第5期，第90页。

刘燕，“商标注册的分析与防范”，发表于《政法论坛》2010年第5期。

曹:《商标注册合法性研究——以商标注册为例》，载《法治研究》2011年第9期。

曹:《商标注册合法性研究——以商标注册为例》，载《法治研究》2011年第9期。

魏丽丽:《探索商标恶意注册的法律规制路径》，载《论政法》，2020年第1期，第115-116页。

秦卓宇:《恶意注册商标的认定与对策》，发表于《山西农业经济》2019年第17期。

、谢:《驳商标被动使用的保护》，载《知识产权》2012年第7期。

秦卓宇:《恶意注册商标的认定与对策》，发表于《山西农业经济》2019年第17期。

AG:《商标注册案例研究:以商标法第三十二条为中心的实证分析》，华东政法大学2017年硕士论文。

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